北京法院2022年度商标授权确权司法保护十大案例

      自2001年起，全国范围内的商标授权确权行政案件由北京市中高两级法院专属管辖。二十余年来，北京法院在商标授权确权行政案件审理中积累了较为丰富的司法经验。为总结在商标授权确权行政案件中的审理经验，梳理提炼相应裁判规则，北京市高级人民法院在全市三级法院选送案例的基础上，组织人员对报送案例逐一进行讨论研究，评选并发布“北京法院2022年度商标授权确权司法保护十大案例”。

No.1

“新浪大眼睛图形”商标权无效宣告请求行政纠纷案

【基本信息】

案号：（2022）京行终4207号

（2021）京73行初9626号

原告：杭州噺浪有约餐饮管理有限公司

被告：国家知识产权局

第三人：新浪网技术（中国）有限公司

【案情】

杭州噺浪有约餐饮管理有限公司（以下简称噺浪有约公司）于2012年3月23日申请注册第10665413号新浪图形商标（以下简称诉争商标，标志图样附后），核定使用在第35类“广告、饭店商业管理”等服务上。新浪网技术（中国）有限公司（以下简称新浪网中国公司）以诉争商标是对其在先注册并使用的驰名商标的复制和模仿，扰乱了正常的商标注册管理秩序为由，依据2001年商标法第四十一条第一款向国家知识产权局提出无效宣告请求。国家知识产权局作出被诉裁定，认为诉争商标的注册行为具有明显复制、抄袭他人较高知名度商标的故意，构成2001年商标法第四十一条第一款所指“以其他不正当手段取得注册”的情形，裁定诉争商标予以无效宣告。

噺浪有约公司不服，向一审法院提起诉讼。一审法院判决驳回噺浪有约公司的诉讼请求。噺浪有约公司不服一审判决，提起上诉。二审法院认为，诉争商标与新浪网中国公司在先的具有较高知名度和较强显著性的“大眼睛”图形商标在线条构成、整体视觉效果等方面相近，且根据查明的事实，除诉争商标之外，噺浪有约公司、诉争商标原共同注册人及共同注册人之一费猛还在第35类和第43类服务上先后申请注册了多枚与新浪网中国公司知名的“新浪”文字商标和“大眼睛”图形商标相同或者相近的商标。对于前述系列商标的申请注册行为，噺浪有约公司未给予合理解释，且未提交充分证据证明系出于真实使用意图抑或有真实、有效、持续的使用行为，其申请注册行为具有明显的复制、抄袭他人高知名度商标的故意，扰乱了正常的商标注册管理秩序，有损公平竞争的市场环境。诉争商标的注册违反了2001年商标法第四十一条第一款的规定。据此，二审法院判决驳回上诉，维持原判。

【点评】

本案为制止商标恶意注册的典型案例。缺乏真实使用意图、超过正常生产经营需要的商标申请行为严重影响了正常的商标注册审查秩序、损害了社会公共利益及正常经营者的经济利益，对此应予以坚决遏制和严厉打击。本案综合考虑诉争商标权利人噺浪有约公司及原共同注册人的关联关系，以及上述主体除诉争商标外在其他服务上申请注册的商标情况，明确认定其商标申请注册行为扰乱了正常的商标注册管理秩序、有损公平竞争的市场环境，其商标应予以无效宣告。本案通过对恶意注册行为的规制，维护了良好的商标注册和管理秩序，对于打击恶意注册、加大知识产权保护具有重要意义。

No.2

“梅赛德斯”商标权无效宣告请求行政纠纷案

【基本信息】

案号：（2022）京行终4971号

（2021）京73行初2430号

原告：佛山拿破仑陶瓷有限公司

被告：国家知识产权局

第三人：戴姆勒股份公司

【案情】

佛山拿破仑陶瓷有限公司（以下简称拿破仑公司）于2017年7月10日申请注册第25239475号“梅赛德斯”商标（以下简称诉争商标），核定使用在第19类“瓷砖”等商品上。戴姆勒股份公司于2019年9月26日针对诉争商标提出无效宣告请求。国家知识产权局作出被诉裁定，认为诉争商标的注册行为构成商标法第四十四条第一款所指“以其他不正当手段取得注册”的情形，裁定诉争商标予以无效宣告。

拿破仑公司不服，向一审法院提起诉讼。一审法院判决驳回拿破仑公司的诉讼请求。拿破仑公司不服一审判决，提起上诉。二审法院认为，拿破仑公司在2017年至2020年期间在多个类别的商品和服务上申请注册了106件商标，其中包括“梅赛德斯”“MERCEDES”“迈巴赫”“MAYBACH”“乌尼莫克”等数十件与他人具有一定知名度的汽车品牌文字完全相同的商标，其商标注册行为已明显超出了正常的生产经营需要，属于不当占用公共资源、谋取不正当利益等扰乱商标正常注册秩序的行为。因此，诉争商标的注册违反了商标法第四十四条第一款的规定，应予无效宣告。据此，二审法院判决驳回上诉，维持原判。

【点评】

本案为打击恶意囤积商标行为的典型案例。商标注册人在不同类别的商品或服务上申请注册多件与他人具有较强显著性或者具有较高知名度的标志相近似的商标，明显以傍靠他人商誉、谋取不正当利益为目的，即使对诉争商标进行了实际使用，其商标注册行为亦属于扰乱商标注册秩序、损害公共利益的行为，应依据商标法第四十四条第一款予以规制。本案商标注册人在多个类别的商品和服务上申请注册了百余件商标，其中包括诉争商标在内的数十件商标与知名汽车品牌的文字完全相同，主观恶意明显，本案通过对诉争商标予以无效宣告，有效打击了此类商标恶意注册行为，对于推动商标申请注册秩序正常化和规范化具有积极意义。

No.3

“新神榜 杨戬”商标申请驳回复审行政纠纷案

【基本信息】

案号：（2022）京行终6309号

(2022)京73行初4131号

原告：雪人追日文化传播（北京）有限公司

被告：国家知识产权局

【案情】

雪人追日文化传播（北京）有限公司（以下简称雪人追日公司）于2021年1月20日向国家知识产权局申请注册第53131550号“新神榜 杨戬”商标（以下简称诉争商标），指定使用在第20类“家具；玩具箱”等商品上。国家知识产权局作出商标驳回通知书，驳回诉争商标的注册申请。雪人追日公司提出复审申请，国家知识产权局作出被诉决定，认为诉争商标中“杨戬”为我国烈士姓名，指定使用在“玩具箱”等商品上可能产生不良社会影响，不得作为商标使用，决定驳回诉争商标在复审商品上的注册申请。

雪人追日公司不服，向一审法院提起诉讼。一审法院判决驳回雪人追日公司的诉讼请求。雪人追日公司不服一审判决，提起上诉。二审法院认为，诉争商标由经过艺术处理的繁体汉字“新神榜 杨戬”构成，其中“杨戬”占比较大，为其显著识别部分。“杨戬”为中华英烈网烈士英名录中记载的烈士姓名。英雄烈士事迹和精神是中华民族的共同历史记忆和社会主义核心价值观的重要体现，任何组织和个人不得将英雄烈士的姓名、肖像用于或者变相用于商标、商业广告，损害英雄烈士的名誉、荣誉。如果允许随意将其作为商标予以注册并作商业使用，将导致烈士名称的滥用，对烈士个人及社会公共利益产生消极、负面影响。诉争商标构成商标法第十条第一款第八项所指具有不良影响的标志。据此，二审法院判决驳回上诉，维持原判。

【点评】

本案为对烈士姓名予以保护的商标授权典型案例，通过对烈士姓名的尊重与保护，将社会主义核心价值观在商标授权确权案件审理中予以贯彻和体现。《中华人民共和国英雄烈士保护法》第二十二条规定，任何组织和个人不得将英雄烈士的姓名、肖像用于或者变相用于商标、商业广告，损害英雄烈士的名誉、荣誉。英雄烈士事迹和精神是中华民族的共同历史记忆和社会主义核心价值观的重要体现，对英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的保护与弘扬爱国主义精神紧密相连。本案中，“杨戬”系诉争商标显著识别部分，虽然其作为我国烈士姓名的同时还具有其他含义，但在商标文字较少、表达含义有限的情况下，仍不能排除会对烈士个人及社会公共利益产生消极、负面影响。本案在涉不良影响标志判断上坚持了正确导向，维护了英烈名誉，对此类案件的审理有较强指导意义。

No.4

“哔哩哔哩BILIBILI”商标权无效宣告请求行政纠纷案

【基本信息】

案号：（2022）京行终2944号

（2021）京73行初12721号

原告：上海幻电信息科技有限公司

被告：国家知识产权局

第三人：晋江健德食品有限公司

【案情】

四季自造（厦门）文化传播有限公司于2019年1月7日获准注册第26264549号“哔哩哔哩BILIBILI”商标（以下简称诉争商标），核定使用在第30类“天然增甜剂；烹饪用葡萄糖；白糖；冰糖；烹饪用低聚糖”商品上。晋江健德食品有限公司（以下简称健德公司）于2020年12月6日经受让获得诉争商标。2020年10月27日，上海幻电信息科技有限公司（以下简称幻电公司）以诉争商标构成对该公司核定使用在第41类“提供在线电子出版物（非下载）；广播和电视节目制作”等服务上的第15362394号“bilibili”商标（以下简称引证商标）的复制、摹仿，违反商标法第十三条第三款为由向国家知识产权局提出无效宣告请求。国家知识产权局作出被诉裁定，认为在案证据不足以全面反映在诉争商标申请注册前引证商标核定使用的服务在中国大陆地区使用、销售、市场占有率、广告宣传的金额、规模或范围等情况，亦不足以证明在诉争商标申请注册日之前引证商标已在中国经过长期、广泛宣传使用，为中国消费者所熟知，具有为公众所熟知的商标所应有的广泛影响力、知名度以及声誉。故幻电公司请求认定引证商标为公众所熟知的商标的理由，因缺乏事实依据不予支持，且诉争商标核定使用商品与引证商标核定使用的服务关联性不强，不致误导公众，损害幻电公司合法权利。因此，诉争商标的注册未违反商标法第十三条第三款的规定，应予维持。

幻电公司不服，向一审法院提起诉讼。一审法院判决驳回幻电公司的诉讼请求。幻电公司不服一审判决，提起上诉。二审法院认为，幻电公司自2010年将其运营的网站更名“bilibili”，自此开始使用“bilibili”标识，至诉争商标申请日之时，持续使用时间已达七年。幻电公司运营的B站作为在线视频分享网站，用户数量庞大，活跃用户数量大，其APP曾被评为十大受欢迎的应用程序。幻电公司运营的B站除提供用户上传的视频之外，还通过获得授权播放诸多动漫作品、纪录片、电影、电视剧等，同时幻电公司也制作或联合制作动漫作品、综艺节目、纪录片等，且播放量大，其中幻电公司自2010年推出“拜年祭”节目，在诉争商标申请日之前累计播放量大，诸多报纸媒体对“拜年祭”节目进行了报道。互联网平台具有传播速度快、传播范围广、内容灵活丰富等特点，引证商标作为B站标识，经过持续使用和广泛宣传推广，在诉争商标申请日之前，在“提供在线电子出版物（非下载）；广播和电视节目制作”服务上为相关公众广为知晓，构成驰名商标。诉争商标构成对引证商标的复制、摹仿、翻译。诉争商标在“天然增甜剂；烹饪用葡萄糖”等商品上的注册和使用，易使相关公众误认为诉争商标与引证商标具有相当程度的联系，从而减弱引证商标的显著性，不正当利用引证商标的市场声誉，致使幻电公司的利益可能受到损害。诉争商标的注册违反了商标法第十三条第三款规定，应予宣告无效。据此，二审法院判决撤销一审判决和被诉裁定，国家知识产权局重新作出裁定。

【点评】

本案为涉互联网驰名商标认定的典型案例。本案涉及“哔哩哔哩BILIBILI”商标是否在诉争商标申请日之前，在“提供在线电子出版物（非下载）；广播和电视节目制作”服务上构成驰名商标的判断。在认定驰名商标时，可以结合所涉商品、服务的行业特点对在案证据予以综合考虑。互联网平台具有传播速度快、传播范围广、内容灵活丰富等特点，“哔哩哔哩BILIBILI”商标在诉争商标申请注册时虽获准注册未满三年，但已持续使用五年以上，亦可认定为驰名商标。本案所体现的上述驰名商标认定标准，对数字经济下涉互联网相关的驰名商标认定提供了有益借鉴。

No.5

“百威”商标权无效宣告请求行政纠纷案

【基本信息】

案号：（2022）京行终4298号

（2021）京73行初13816号

原告：百威（中国）销售有限公司

被告：国家知识产权局

第三人：中山市日威食品有限公司

【案情】

中山市日威食品有限公司（以下简称中山日威公司）于2014年1月21日获准注册第11381396号“百威POWER及图”商标（以下简称诉争商标），核定使用在第30类“月饼、糕点、饼干、曲奇饼干、华夫饼干、馅饼（点心）、蛋糕、乳蛋饼、米糕、燕麦片”商品上，专用期限至2024年1月20日。2020年11月26日，百威（中国）销售有限公司（以下简称百威中国公司）以诉争商标系复制、摹仿其核定使用在第32类啤酒、无酒精饮料等商品上的第1221628号商标（以下简称引证商标），致使其相关利益受到损害为由对诉争商标提出无效宣告申请。国家知识产权局作出被诉裁定，认为百威中国公司提出无效宣告请求时距诉争商标核准注册日已超过五年法定期限，在案证据不足以证明诉争商标系恶意注册，故诉争商标的注册未构成2001年商标法第十三条第二款、第三十一条所指情形，裁定诉争商标予以维持。

百威中国公司不服，向一审法院提起诉讼。一审法院认为百威中国公司提起无效宣告请求已超出法定的五年期限，且在案证据不足以证明诉争商标存在恶意注册的情形，也不能证明引证商标在诉争商标申请注册日前已达到驰名程度，判决驳回百威中国公司的诉讼请求。

百威中国公司不服一审判决，提起上诉。二审法院认为，在案证据可以证明在诉争商标申请日前，引证商标在“啤酒”商品上构成驰名商标。除诉争商标外，中山日威公司还申请注册了“百威啤酒搭档”“啤酒搭档”“百威伴侣”“百威搭档”“啤酒派对”等商标，在案证据显示中山日威公司的“百威月饼”在使用过程中已经有消费者误认为其与“百威啤酒”存在关联性，可能导致混淆误认。因此，中山日威公司注册诉争商标系攀附驰名商标商誉的行为，其主观意图难谓正当，构成恶意注册，诉争商标的注册已经符合2019年商标法第四十五条所指“对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制”的规定，对诉争商标的无效宣告请求审查不受五年的限制。诉争商标的显著识别部分“百威”与引证商标完全相同，构成对驰名商标的复制、摹仿。诉争商标核定使用的“月饼、饼干”等商品与引证商标据以驰名的“啤酒”商品均为消费者日常生活中常见的食品或饮品，在消费群体方面重合度较高，相关公众易认为二者来源于同一主体或者具有较高的关联性，从而误导相关公众，致使驰名商标所有人的利益受到损害。中山日威公司虽然提交了“百威”月饼获得的相关荣誉证书和宣传报道，但上述证据不足以证明诉争商标的注册和使用不会误导相关公众。诉争商标的注册违反了2001年商标法第十三条第二款的规定，应予宣告无效。据此，二审法院判决撤销一审判决和被诉裁定，国家知识产权局重新作出裁定。

【点评】

本案为对恶意抢注驰名商标予以无效宣告的典型案例。本案对诉争商标的恶意注册情形、驰名商标的驰名程度及保护范围予以了详细分析，基于在案证据、显著性、知名度等因素对驰名商标科学划定相应保护范围。本案将攀附驰名商标知名度的恶意注册行为与规范的商标注册使用行为相区分，通过对诉争商标注册人恶意情形的甄别，援引2019年商标法第四十五条第一款、2001年第十三条第二款对诉争商标予以无效宣告，有效打击了商标恶意注册行为，维护了驰名商标权利人的合法权益。本案对准确适用商标法相关规定依法认定和保护驰名商标具有积极意义。

No.6

“宅电舍”商标权无效宣告请求行政纠纷案

【基本信息】

案号：（2021）京行终9516号

（2021）京73行初5825号

原告：杭州金桨品牌管理有限公司

被告：国家知识产权局

第三人：扬州泰迪熊电子商务有限公司、杭州宅电舍贸易有限公司

【案情】

杭州宅电舍贸易有限公司（以下简称宅电舍公司）于2015年4月28日申请第14076256号“宅电舍”商标（以下简称诉争商标），核定使用在第25类“服装、T恤衫”等商品上，并于2019年1月13日经核准转让于杭州金桨品牌管理有限公司（以下简称杭州金桨公司）。2020年6月11日，扬州泰迪熊电子商务有限公司（以下简称泰迪熊公司）以杭州金桨公司在其营业执照载明的营业范围包括“知识产权代理、商标事务代理”的情形下通过受让方式取得诉争商标违反商标法第十九条第四款的规定为由，请求对诉争商标予以无效宣告。国家知识产权局作出被诉裁定，认定诉争商标的注册违反了商标法第十九条第四款的规定，裁定诉争商标予以无效宣告。

杭州金桨公司不服，向一审法院提起诉讼。一审法院认为，杭州金桨公司受让诉争商标时经营范围包括“知识产权代理、商标事务代理”，属于商标法第十九条第四款规定的商标代理机构，其在诉争商标被提出无效宣告请求后删除“知识产权代理、商标事务代理”企业经营范围，并不能排除其未来通过变更企业经营范围的方式从事知识产权代理服务的可能性，判决驳回杭州金桨公司的诉讼请求。

杭州金桨公司不服一审判决，提起上诉。二审诉讼期间，诉争商标由杭州金桨公司转回至宅电舍公司。二审法院认为，虽然诉争商标在本案二审诉讼程序中转让至宅电舍公司名下，但该行为并不能否认在被诉裁定作出之时诉争商标的注册人杭州金桨公司具有“知识产权代理、商标事务代理”的经营范围，杭州金桨公司受让诉争商标的行为属于商标法第十九条第四款所禁止的行为。若允许商标注册人以上述行为取得商标并转让给他人，进而将此情形视为未违反商标法第十九条第四款规定的情形，则该条款用来禁止代理机构注册代理服务之外的商标的立法目的将会落空，从而使得该条款在实施过程中存在被规避的可能。因此，二审诉讼期间的诉争商标转让行为不足以改变诉争商标属于商标法第十九条第四款规制对象的事实，亦非诉争商标应予维持注册的当然理由。据此，二审法院判决驳回上诉，维持原判。

【点评】

本案为规制商标代理机构不当注册非代理服务商标的典型案例。本案主要涉及商标代理机构受让非商标代理机构申请注册的非代理服务商标这一行为的判断，本案着重强调了商标法第十九条第四款的立法目的，从防止商标代理机构利用业务优势恶意申请、囤积注册商标，从而扰乱商标注册秩序的角度分析论证了对商标代理机构受让非代理服务商标并转让他人的行为应当被给予否定性评价，否则将使该条款在实施过程中存在被规避的可能。此外，本案还着重论述了商标权利人后续变更经营范围的事实不影响其受让时系“商标代理机构”的认定。本案对涉商标代理机构受让和转让商标行为的审查判断作出了积极探索。

No.7

“永安堂”商标权无效宣告请求行政纠纷案

【基本信息】

案号：（2022）京行终1884号

（2021）京73行初3940号

原告：深圳市永安堂医药有限公司

被告：国家知识产权局

第三人：北京亚泰永安堂医药股份有限公司

【案情】

深圳市永安堂医药有限公司（以下简称深圳永安堂公司）于2013年1月9日在第35类药品零售或批发、药用制剂零售或批发服务上申请注册了第12017052号“永安堂”商标（以下简称诉争商标）。北京亚泰永安堂医药股份有限公司（以下简称亚泰永安堂公司）针对诉争商标向国家知识产权局提出无效宣告申请，国家知识产权局作出被诉裁定，认为诉争商标侵犯亚泰永安堂公司关联公司北京永安堂医药连锁有限责任公司（以下简称北京永安堂公司）在先字号权益、抢注北京永安堂公司在先使用并有一定影响商标，裁定对诉争商标予以无效宣告。

深圳永安堂公司不服，向一审法院提起行政诉讼。一审法院判决驳回深圳永安堂公司的诉讼请求。深圳永安堂公司不服，提起上诉称：诉争商标的申请注册源自深圳永安堂公司早在1998年5月21日就被广东省原医药管理局同意设立时的商号名称，与北京永安堂公司无关联。深圳永安堂公司自企业成立以来就一直使用“永安堂”商标，并在商标局开放第35类药品零售领域服务可以申请商标注册的第一时间就将“永安堂”申请为注册商标，取得商标注册之后又进一步将商标和商号一并使用，在实际经营中已经客观上形成了固定的消费群体和市场格局。诉争商标的申请注册未构成对北京永安堂公司在先字号权益的侵犯，也不存在抢注他人商标的意图。

二审法院认为，虽然亚泰永安堂公司提供的证据能够证明北京永安堂公司在诉争商标注册申请日前已经在北京市区域内将“永安堂”作为字号和未注册商标使用在药品零售服务上并达到一定规模和知名度，但深圳永安堂公司提供的证据同样能够证明深圳永安堂公司自成立后也已将“永安堂”作为字号和未注册商标在深圳市区域内大量、持续地使用在药品零售服务上并达到了一定规模和知名度。深圳永安堂公司与北京永安堂公司的“永安堂”企业字号和未注册商标业已共存多年，深圳永安堂公司对诉争商标的注册申请并不具有不当利用和攫取北京永安堂公司商誉的恶意，诉争商标的注册并不构成损害北京永安堂公司在先字号权益的情形，亦不构成以“不正当手段”抢先注册北京永安堂公司已经使用并有一定影响商标的情形。据此，二审法院判决撤销一审判决和被诉裁定，国家知识产权局重新作出裁定。

【点评】

本案为涉及“老字号”善意注册使用形成共有市场格局的典型案例。对于诉争商标注册申请日前已经共存的企业字号或未注册商标，商标申请人能够举证证明其没有利用他人在先使用企业字号或商标商誉恶意的，不构成商标法第三十二条所指情形。二审法院在查明深圳永安堂公司与北京永安堂公司的“永安堂”企业字号和未注册商标在诉争商标注册申请日前即已共存多年的事实基础上，认为对诉争商标宣告无效既有违法律原意也不利于稳定的市场秩序，故对一审判决和被诉裁定予以纠正。需要特别指出的是，对于北京永安堂公司的相关权益，二审判决明确深圳永安堂公司不能禁止北京永安堂公司在原使用范围内继续合法使用“永安堂”标志。该案对类似情形下在先权益与注册商标之间保护范围的划分及相关市场竞争秩序的维护提供了较好的裁判指引。

No.8

“鞋面缝线”三维标志商标申请驳回复审行政纠纷案

【基本信息】

案号：（2021）京行终5797号

（2020）京73行初14440号

原告：埃瓦国际有限公司

被告：国家知识产权局

【案情】

埃瓦国际有限公司（以下简称埃瓦公司）于2018年6月6日向国家知识产权局申请注册第31447132号三维标志商标（以下简称诉争商标，标志图样附后），指定使用商品（第25类，类似群组2507）：鞋（脚上的穿着物）；鞋；短靴；中筒靴；系带靴子；鞋底。国家知识产权局作出商标驳回通知书，驳回诉争商标的注册申请。埃瓦公司提出复审申请，国家知识产权局作出被诉决定，认为诉争商标使用在“鞋（脚上的穿着物）”等全部商品上缺乏商标应有的显著特征，构成商标法第十一条第一款第（三）项所指情形，埃瓦公司提供的在案证据亦不足以证明诉争商标具有可注册性，决定驳回诉争商标的注册申请。

埃瓦公司不服，向一审法院提起行政诉讼。一审法院判决驳回埃瓦公司的诉讼请求。埃瓦公司不服一审判决，提起上诉。二审法院认为，诉争商标为环绕靴子鞋面边缘的黄色缝线。鞋面的边缘缝线是鞋类商品的必要组成部分，其在鞋类商品上所占比例较小，属于以相关公众一般注意力难以识别的部分。缝线粗细、线段长短等因素属于相关公众难以区分的细微差异，黄色缝线颜色亦是鞋类商品的常见选择，诉争商标所示缝线使用在鞋、短靴、中筒靴等商品上，相关公众在一般情况下不易将其识别为指示商品来源的标志，不具有作为商标的显著特征。囿于诉争商标的标示位置及其指定使用的商品特点，埃瓦公司应当举证证明相关公众对该公司所售鞋类商品上边缘缝线的认识已脱离商品组成部分这一固有概念而明确指向商品来源。在案证据并未区分或凸显诉争商标在其鞋类商品销售中改变相关公众认知习惯、超越所属行业通常使用情况的特殊影响，且部分证据所示鞋类商品边缘缝线并非黄色，缝线粗细及间隔亦有不同，与埃瓦公司所称诉争商标的设计特征未能明确对应，故不足以证明诉争商标通过使用已获得显著性。据此，二审法院判决驳回上诉、维持原判。

【点评】

本案为位置商标显著性审查判断的典型案例。位置商标因与其商品的密切关联，相关公众通常难以将其识别为指示商品来源的信息，不具备固有显著性。与以商品包装或容器申请的三维标志相比，位置商标通过使用获得显著性的的证明难度更高。本案全面分析了诉争商标所涉鞋面缝线位置商标显著性认定的裁判标准，从标志构成、位置界定、商品特性、识别方式等方面予以详细论述，明确指出位置商标显著性的证明应达到超越所属行业通常使用情况、改变相关公众对其系商品组成部分的认知习惯的程度。本案对位置商标这一新类型商标可注册性的审查判断提供了有益借鉴。

No.9

“晨光笔”三维标志商标申请驳回复审行政纠纷案

【基本信息】

案号：（2021）京行终8370号

（2021）京73行初2129号

原告：上海晨光文具股份有限公司

被告：国家知识产权局

【案情】

上海晨光文具股份有限公司（以下简称晨光公司）于2019年3月19日向国家知识产权局申请注册第36939797号图形商标（以下简称诉争商标，标志图样附后），指定使用在第16类“钢笔；自动铅笔；笔（办公用品）；自来水笔；书写工具；白板笔”商品上。国家知识产权局作出商标驳回通知书，驳回诉争商标的注册申请。晨光公司提出复审申请，国家知识产权局作出被诉决定，认为该三维标志仅由为获得技术效果而需有的商品形状组成，属于商标法第十二条所指不得注册的情形，晨光公司提交的证据尚不足以证明诉争商标具有可注册性，决定驳回诉争商标在复审商品上的注册申请。

晨光公司不服，向一审法院提起行政诉讼。一审法院判决驳回晨光公司的诉讼请求。晨光公司不服一审判决，提起上诉。二审法院认为，诉争商标系三维标志，图形整体呈笔状，其设计分为上笔杆、下笔杆两部分，上笔杆与下笔杆之间以螺纹连接，上笔杆上端设计有弧形笔夹及月牙型镂空笔套，下笔杆靠近笔头位置设计有环形凹陷，并套有中间细两头略粗呈哑铃状的软胶防滑护套，笔杆腰线处有S型装饰圈。采用该三维形状的笔在使用时能够缓解使用者指关节与笔的摩擦，提升使用时手握的舒适度，笔套夹的设计便于笔的携带及固定，提升使用便捷性，纵然诉争商标三维标志的设计有别于其他笔形设计，但该差异并未改变其整体作为笔的形态及所具有的书写功能。诉争商标三维标志采用特殊的笔夹、笔套等设计，仅能说明诉争商标可能会受到著作权法或专利法的保护，其仍属于由使商品固有功能更容易实现所需的三维形状组成，使用在钢笔等商品上具有功能性，构成商标法第十二条所指“为获得技术效果而需有的商品形状”的情形，不得注册。被认定具有功能性的三维标志即使经过长期使用也不能获得注册。据此，二审法院判决驳回上诉，维持原判。

【点评】

本案为对三维标志商标功能性判断的典型案例。商标法第十二条规定的目的在于确保具有实用价值或美学价值的商品特征不能通过获取可无限续展的注册商标专用权的方式被永久保护。对三维标志商标的非功能性审查应基于指定使用商品的性质特点及同行业设计情况等因素予以考量，避免因商标申请人对商品形状的长期独占而阻碍同业经营者对立体形状设计的自由竞争。本案从指定使用商品及所属行业特点、是否存在消费者可接受的替代设计、功能性原则设置的目的三方面对诉争商标是否具有功能性进行了详细分析，对类似案件的审理具有一定参考意义。

No.10

“千页豆腐”商标权撤销复审行政纠纷案

【基本信息】

案号：（2022）京行终51号

（2020）京73行初18107号

原告：上海清美绿色食品（集团）有限公司

被告：国家知识产权局

第三人：典发食品（苏州）有限公司

【案情】

2011年9月7日，典发食品（苏州）有限公司（以下简称典发公司）向国家知识产权局提出第9943225号“千页豆腐”商标（以下简称诉争商标）的注册申请。诉争商标于2013年2月28日获准注册，核定使用在第29类“豆腐；豆腐制品”商品上。2016年6月27日，上海清美绿色食品（集团）有限公司（以下简称清美公司）曾以诉争商标标志仅为商品的通用名称、缺乏显著特征、违反商标法第十一条第一款第（一）项为由，向国家知识产权局提出无效宣告请求。国家知识产权局经审查认定在案证据不足以证明在诉争商标注册日前“千页豆腐”已成为相关行业及消费者对豆腐、豆腐制品商品约定俗成的通用名称。后经过一审、二审行政诉讼，诉争商标予以维持注册。

2018年11月19日，清美公司以诉争商标已退化为商品的通用名称，违反商标法第四十九条第二款为由，向国家知识产权局申请撤销诉争商标在“豆腐；豆腐制品”核定使用商品上的注册。国家知识产权局作出被诉决定，认定在案证据尚不足以认定诉争商标构成商标法第四十九条第二款所指“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称”的情形，决定诉争商标在“豆腐；豆腐制品”商品上的注册予以维持。清美公司不服，向一审法院提起行政诉讼。一审法院认为，“千页豆腐”商标未构成其核定使用的“豆腐；豆腐制品”商品上的法定通用名称或约定俗成的通用名称，判决驳回清美公司的诉讼请求。

清美公司不服一审判决，提起上诉。二审法院认为，被诉决定和原审判决关于在清美公司提出撤销申请之时至国家知识产权局审查和一审法院审理之时，诉争商标未在“豆腐；豆腐制品”商品上成为法定通用名称的相关认定并无不当。关于诉争商标是否成为“豆腐；豆腐制品”商品上约定俗成的通用名称，应当从诉争商标标志整体出发，根据清美公司提出撤销申请之时直至国家知识产权局审查和原审法院审理之时全国范围内相关公众的普遍认知予以判断。从诉争商标标志本身、消费者认知情况、同业经营者的使用情况、第三方的介绍和报道、典发公司对千页豆腐的使用情况来看，至迟在国家知识产权局审查和原审法院审理本案之时，包括消费者和同业经营者在内的相关公众已普遍认为“千页豆腐”指代的是一类豆腐商品或豆腐制品，且上述认知并不限于特定地域，而是全国范围内的普遍现象，“千页豆腐”已成为“豆腐；豆腐制品”商品上约定俗成的通用名称。诉争商标作为一个整体使用在“豆腐；豆腐制品”商品上，已无法发挥商标应有的识别商品来源的作用，应当予以撤销。据此，二审法院判决撤销原审判决和被诉决定，国家知识产权局重新作出决定。

【点评】

本案为注册商标退化为商品通用名称的认定的典型案例。本案涉及“千页豆腐”商标是否因演化为“豆腐；豆腐制品”商品的通用名称而应予撤销注册的判断。商标权利人依法享有和行使商标专用权，但在注册商标退化为通用名称后，该通用名称应进入公有领域，商标权利人的注册商标专用权应让位于同业经营者和社会公众的公共利益。本案明确了注册商标退化为商品通用名称的判定标准，对于商标法新增设的“撤通”法律条款如何在司法案件中具体适用进行了深入探讨和提炼，对于类似案件的审理具有积极的借鉴意义。